在贴牌加工也即OEM行业内，国内代工厂经常遇到受商标权利人投诉或警告的情况，遇到这种情况，生产商应如何应对？下面笔者通过介绍一个案例，为生产商提供一个解决这类问题的思路。

案情简介：

  （香港）鳄鱼恤有限公司（以下简称“香港公司”）系我国第246898号注册商标“crocodile”的商标所有权人，该商标在第25类裤子等商品上注册。无锡艾弗国际贸易有限公司（以下简称“无锡公司”）系国内的一家代工厂，受韩国某公司委托为其生产加工女裤。新加坡鳄鱼公司在韩国注册了“crocodile及图”商标及文字“crocodile”商标，指定商品为第25类长裤等。新加坡鳄鱼公司通过签订商标许可协议的形式许可韩国公司在指定区域使用上述商标。

   无锡公司生产了一批印有“crocodile及图”标识的女裤，准备出口至韩国，却被上海海关因涉嫌侵犯香港公司的“crocodile”注册商标专用权的理由予以扣留。后无锡公司向上海市浦东新区人民法院提出诉讼，请求法院确认无锡公司生产加工女裤的行为不构成商标权侵权，一审判决支持无锡公司的上诉请求后，香港公司向二审法院提出了上诉，二审审理后裁定维持原判。

   二审判决书认定：首先，关于无锡公司能否提起确认不侵权之诉，因无锡公司拟出口的货物已被海关扣留，而且海关还发出了《扣留侵权嫌疑货物告知书》，可以认定无锡公司已经受到了明确的侵权警告，无锡公司的业务受到影响，与其有直接的利害关系，因此符合起诉条件。其次，对于无锡公司的行为是否构成对香港公司的侵权，因无锡公司已经履行了合理的审查义务，获得了商标权人的合法授权，且香港公司未能提供证据证明无锡公司生产的商品在国内市场销售，在货物全部出口境外的情形下，该行为不会对相关公众造成误导和混淆，故不会对香港公司所拥有的商标权利造成损害，因此不构成侵权。

律师评析：

一、 OEM的生产加工者提起确认不侵权之诉的条件

   根据民事诉讼法对起诉条件的规定，原告需与本案有直接的利害关系。在因OEM引发的商标权纠纷中，这种“直接的利害关系”的表现形式就是：生产商受到了商标权人发出的侵权警告，从而影响了其正常的生产经营。因为商标权人所发出的侵权警告会使双方之间的法律关系处于一种不稳定的状态，也会使生产商的商业活动受到诸多限制，为促进良好的经济秩序，生产商便可通过提起确认不侵权之诉尽快明确自身行为的正当性，从而持续经营。

   商标权利人向生产商所发出的侵权警告，一般体现为两种形式，一种是直接向生产商发出律师函等警告，另一种为商标权利人向行政主管机关投诉或举报，包括向海关、工商行政主管部门等监管机关投诉。在权利人发出明确的侵权警告后，生产商便可通过提起确认不侵权之诉为自己维权，且该诉可以在生产商所在地提起，对于原告而言还有管辖优势。

二、 对OEM是否构成侵权的认定

   对于OEM是否构成侵权，虽然各地的法院有不同的审判观点，但是近年来越来越多的学者以及司法机关认同：对于仅仅是进行定牌加工，加工完成后商品全部出境的行为，不构成对国内商标所有权人的侵权。理由在于：商标最主要的功能在于对商品的识别，而单纯的定牌加工，因其商品全部运输至境外，不会在国内市场销售，因此不会造成消费者对商品产生混淆或误认的情形，也就不会损害国内商标所有权人的合法利益。

   虽然，目前主流观点如上，但是对于国内OEM的生产商而言，仍需采取谨慎的态度。许多法院在判决时都会考察生产商是否已尽到了合理的注意义务以及生产商是否获得了商标的合法授权，只有在委托方系合法享有相应的商标权利，且生产商是在获得了其合法授权的条件下进行生产，才能最大程度地降低法律风险。