OPPO诉诺基亚标准必要专利(SEP)使用费纠纷案——中国企业在全球专利纠纷争取主动权之战

近日,重庆市第一中级人民法院就OPPO诉诺基亚标准必要专利(SEP)使用费纠纷一案(案号:(2021)渝01民初1232号)作出一审判决,判决确认手机行业5G标准全球累积费率为4.341%-5.273%。这个判决是中国法院首次就5G标准必要专利的全球许可费率作出裁判。
2023-12-22 16:10:51

        近日,重庆市第一中级人民法院就OPPO诉诺基亚标准必要专利(SEP)使用费纠纷一案(案号:(2021)渝01民初1232号)作出一审判决,判决确认手机行业5G标准全球累积费率为4.341%-5.273%。这个判决是中国法院首次就5G标准必要专利的全球许可费率作出裁判。


       OPPO在其官网发布声明表示:“OPPO愿意遵守并执行法院关于诺基亚专利全球FRAND许可费的判决,希望积极解决与诺基亚的专利许可费纠纷”,同时OPPO也希望“诺基亚也能够遵守并执行重庆法院的判决,以便双方能够立即回到建设性的谈判进程中来。我们希望通过该争议的解决,为业界就5G标准必要专利许可费合计达成共识铺平道路。”


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(图源OPPO官网)

        目前,一审法院已作出判决,本案是否会走到二审程序接下来还要看诺基亚选择是否上诉或者遵守判决所认定的符合FRAND原则的许可费率。


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(一)因未能就包括5G SEP在内的新许可条件达成一致,诺基亚在全球范围内展开对OPPO的诉讼策略

        诺基亚与OPPO因未能就包括5G SEP在内的新的许可条件协商达成一致,从而引发一系列诉讼。截至2022年6月,诺基亚针对OPPO已经在德国、英国、西班牙、法国、中国、印度、印度尼西亚、荷兰、芬兰、瑞典和俄罗斯共十一个国家提起专利侵权诉讼,包括标准必要专利和非标准必要专利,诺基亚后撤回了在俄罗斯的诉讼。


       在前述的案件中,德国曼海姆地区法院于2022年6、7月分别授予诺基亚针对OPPO的非标准必要专利及标准必要专利禁令。随后,德国慕尼黑地区法院就诺基亚与OPPO专利纠纷中的两个独立案件作出裁决,并批准诺基亚针对OPPO的2项SEP禁令。


(二)OPPO方向重庆市第一中级人民法院提起诉讼,请求确定2G-5G所需要的SEP全球许可使用费率

       重庆市第一中级人民法院于2021年7月12日立案,原告OPPO方包括OPPO广东移动通信有限公司、OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司、OPPO(重庆)智能科技有限公司。被告方包括诺基亚公司、诺基亚技术有限公司、诺基亚科技(北京)有限公司。

       三原告向法院提出诉讼请求:

       1、请求法院就原告需要获得许可的、被告所拥有和有权作出许可的、满足2G、3G、4G、5G标准或技术规范的,有效且真实必要的全部标准必要专利,确定被告应当给予原告的智能终端产品符合公平、合理、无歧视原则的许可条件,包括但不限于涵盖中国在内的全球许可使用费率;

       2、本案全部诉讼费用由被告承担。


(三)诺基亚方提出管辖权异议被重庆市一中院驳回后,上诉至最高法,但终被驳回上诉

在案件立案后,诺基亚方即提出管辖权异议,认为原审法院乃至中国法院对本案均无管辖权。但随后被重庆市第一中级人民法院驳回。诺基亚方上诉至最高法,但最高法就OPPO与诺基亚全球许可费纠纷的管辖权作出终审裁决,驳回了诺基亚的上诉请求,维持原裁定(案号:(2022)最高法知民辖终167号)。这也是“继OPPO诉夏普案之后,中国最高司法机关再次明确了中国法院对SEP全球许可费纠纷的管辖权。这也是中国最高司法机关首次就5G全球许可纠纷表明立场。”


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(一)中国法院的管辖权

        1、诺基亚上诉称中国法院无管辖权的理由

        (1)本案双方未订立专利许可使用合同,不存在专利许可使用合同履行地,双方通过自愿协商谈判达成全球专利许可的意愿不等同于双方同意一国法院迳行裁决涉案专利的全球许可使用条件。

       (2)本案不是专利侵权诉讼或确认不侵权诉讼,不能适用专利侵权纠纷的管辖规定。即使将专利实施地视为侵权行为地,本案所涉专利大部分不是中国专利,外国专利的实施地和授予地也不在中国,OPPO公司方没有提供任何证据证明中国为涉案专利在全球范围内的主要实施地、主要营业地或主要营收来源地,中国法院对本案无权管辖。

       (3)“原告可供扣押或可供执行财产所在地”是否在中国与本案管辖无关。

 

       2、最高法驳回诺基亚管辖权异议上诉的理由

       最高法指出管辖权异议二审中的争议焦点为原审法院对本案是否具有管辖权,具体涉及以下三个层面的问题:一是中国法院对本案是否具有管辖权;二是如果中国法院对本案具有管辖权,原审法院对本案行使管辖权是否适当;三是如果原审法院具有管辖权,其在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件作出裁判。针对以上问题,最高法也给出了相应观点。

       (1)SEP的实施者为中国企业

       OPPO公司方系涉案标准必要专利的实施者,均为中国企业;其相对方即诺基亚公司方中的诺基亚北京公司也为中国公司。

       (2)双方主要磋商地点在中国

       OPPO公司方与诺基亚公司方之间曾经存在有关专利许可使用协议,双方在前一轮许可使用协议约定期限临近届满时就协议续期和新增部分标准必要专利的许可使用进行了协商谈判,双方主要磋商地点在中国,诺基亚北京公司也参与了协商谈判。

       (3)双方缔约后的合同履行地主要在中国

       诺基亚公司方在提出管辖权异议过程中提供的其向OPPO公司方的声明,表明涉案标准必要专利族中中国专利占比达46%。基于诺基亚公司方对涉案标准必要专利所作的FRAND许可承诺,如果OPPO公司方坚持请求诺基亚公司方以FRAND条件给予许可,可以合理预见双方缔约后的合同履行地主要在中国。

       (4)原审法院为涉案专利主要实施地,对本案行使管辖权适当

       首先,OPPO重庆公司位于重庆市渝北区,在重庆市使用和销售手机产品,重庆市是涉案标准必要专利的主要实施地之一。

       其次,SEP的专利权人一旦作出FRAND许可承诺,其面临的许可使用选择,原则上已经不再是是否许可实施人使用的问题,而是具体以什么条件许可实施人使用的问题,由此产生的争议主要是SEP许可使用合同协商订立问题即缔约争议。缔约争议原则上属于合同纠纷;

       最后,在该类纠纷中,可能因专利权人主张实施人未经许可实施专利构成侵权,由此具有侵权纠纷的某些特点。

       本案中,最高法以涉案SEP中中国专利占较大比例,且中国是涉案SEP的主要授权地、主要实施地、主要营收来源地、双方当事人之间涉案专利许可使用条件的磋商地,也是专利许可请求方即OPPO公司方可供财产保全或者可供执行财产所在地,以及从更有利于查明事实以及裁判执行的角度出发,来判定本案SEP许可纠纷与中国具有更为密切的联系,由中国法院管辖更为便利。

       这并非是第一起最高法就SEP许可纠纷管辖权作出裁定的案例,在这之前的OPPO诉夏普案中,最高法也就中国法院在SEP许可纠纷案件中的管辖权作出裁定(案号:(2020)最高法知民辖终517号)。从两个关于中国法院管辖权案件的裁定中可以看出,在该类案件中法院作出裁定主要依据当事人是否具备达成全球许可的意愿,以及纠纷是否与中国具有更密切联系,这体现在,参考许可磋商所涉及的标准必要专利权利授予国及分布比例,判断涉案标准必要专利实施者的主要实施地、主要营业地或者主要营收来源地、许可磋商地,当事人可供扣押或可供执行财产所在地等是否在中国。在当事人具备达成全球许可的意愿且纠纷与中国具有更密切联系时,即便当事人未达成管辖合意,中国法院仍有权依一方当事人的申请,对标准必要专利全球许可条件作出裁决。从目前对SEP纠纷案件的判决、裁定看,中国法院对该类案件管辖权争取的态度是积极的,这也在一定程度上给予了中国企业在全球专利纠纷中争取主动权的极大信心和司法支持。

 

(二)OPPO与诺基亚的互诉

       在诺基亚针对OPPO提起全球诉讼之后,OPPO也开始采取主动措施,针对诺基亚及其关联公司陆续在北京、郑州、广州等地法院以及德国针对诺基亚及/或其关联公司提起多起专利侵权诉讼。除此之外,OPPO还对诺基亚蜂窝标准必要专利在中国提起22件专利无效请求,无效结果为4件专利被维持有效、7件专利部分有效、3件因OPPO主动撤回而结案以及8件专利被全部无效。其中1件被宣告全部无效的专利,经行政诉讼后,北京知识产权法院判决撤销无效决定,要求国家知识产权局重新作出决定。

       诺基亚针对OPPO的全球诉讼策略,虽然阶段性赢得在欧洲国家的法院的支持,但是在亚洲的诉讼路径却并非顺利。2022年11月17日,诺基亚向印度德里高等法院提出庭前动议,请求法院裁判OPPO向诺基亚支付临时专利费,但被印度德里高等法院以不符合印度《民事诉讼法(CPC)》第XXXIX条第10号令拒绝,规则要求该庭前动议申请要求被告OPPO必须清楚、明确、毫不含糊地承认被告持有原告的财物或者被告应支付原告的款项,但本案中并不存在这种明确承认责任的情况,原因有二:其一是根据诺基亚提交的各类书面证据,OPPO几乎在每个方面都对诺基亚的论点提出了质疑;其二是两者之间的第一份许可协议已过期,诺基亚与OPPO也未能就进一步延长或继续履行协议达成一致意见,并且相关书面证据表示OPPO对诺基亚拟向OPPO公司授权使用其专利组合的许可条款是否合理,以及这些条款是否真正符合“FRAND”原则提出质疑。所以印度德里高等法院认为,在案件未经实质审判的情况下,不宜尽针对诺基亚给出的表面证据提出意见,并因此驳回诺基亚要求OPPO支付临时专利费的庭前动议。这也是OPPO对诺基亚反击战中的一个小胜利。


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(图源印度德里高等法院第2022/DHC/004935号判决书)


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 (图为印度《民事诉讼法(CPC)》第XXXIX条第10号令)


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        重庆市第一中级人民法院关于OPPO与诺基亚标准必要专利费率之争的判决意味着中国企业在全球专利纠纷中开始采取主动,并取得了积极的成果,而不是被动地应对分散在各国的专利的侵权纠纷。这份判决对于中国企业在全球专利纠纷中争取更有利的条件,提升其在国际专利许可谈判中的地位有指导意义。中国作为全球技术和专利的重要参与者,中国司法机关在此类案件中的积极参与,对于全球专利制度的发展也具有示范效应,并有望加强中国在标准必要专利许可方面的影响力。

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